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Il marchio

Il marchio



Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa. È disciplinato sia dall’ordinamento nazionale sia da quello comunitario ed internazionale.
Tali normative, imperniate sull’istituto della registrazione (nazionale, comunitaria o internazionale) del marchio, riconoscono al titolare del marchio, rispondente a determinati requisiti di validità, il diritto all’uso esclusivo dello stesso, così permettendo che il marchio assolva la sua funzione di identificazione e differenziazione dei prodotti similari esistenti sul mercato.
Al marchio gli imprenditori affidano la funzione di differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti. Il pubblico è così messo in grado di riconoscere con facilità i prodotti provenienti da una determinata fonte di produzione.
È di regola anche indicatore della provenienza del prodotto da una fonte unitaria di produzione.
È oggi consentito che prodotti uguali siano prodotti da più imprenditori, purchè tutti i prodotti presentino un identico standard qualitativo. Entro questi limiti la funzione di indicatore di provenienza del marchio può essere ancora mantenuta ferma.
Fra le funzioni del marchio giuridicamente riconosciute e protette non può tuttavia ricomprendersi quella di garanzia della qualità dei prodotti.
Certi marchi finiscono con l’assumere un’autonoma forza attrattiva dei consumatori.
L’interesse dei titolari di marchi celebri a contrastare l’uso degli stessi da parte di altri produttori, anche per prodotti affatto diversi da quelli da loro immessi sul mercato.
L’attuale disciplina ha espressamente recepito la distinzione fra marchi ordinari e marchi celebri ed ha esteso la tutela di questi ultimi oltre i limiti segnati dalla necessità di evitare confusione fra prodotti affini, dando così riconoscimento giuridico alla funzione attrattiva degli stessi.

Una prima classica distinzione si basa sulla natura dell’attività svolta dal titolare del marchio.
Del marchio può servirsi innanzitutto il fabbricante del prodotto. Il marchio può essere apposto anche dal commerciante, sia esso un distributore intermedio (grossista) o il rivenditore finale.
Il marchio può essere utilizzato anche da imprese che producono servizi.
Altra classica distinzione è quella fra marchio generale e marchi speciali. L’imprenditore può utilizzare un solo marchio per tutti i propri prodotti ( marchio generale), ma può anche servirsi di più marchi. Quando vuole differenziare i diversi prodotti della propria impresa o anche tipi diversi dello stesso prodotto per sottolineare ai consumatori le relative diversità qualitative ( marchi speciali).
Rispettati i requisiti di validità del marchio, possono essere utilizzati come marchi tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente.
Il marchio può essere costituito solo da parole ( marchio denominativo). Inoltre, può essere costituito esclusivamente da figure, lettere, cifre, disegni o colori ( marchio figurativo) ed anche da suoni. Il marchio può infine consistere nella combinazione di parole e di uno o più altri simboli ( marchio misto).
Il marchio può essere però costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso ( marchio di forma o tridimensionale).
Un tipo particolare di marchio è infine il marchio collettivo. Titolare del marchio collettivo è un soggetto che svolge la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Non viene utilizzato dall’ente che ne ha ottenuto la registrazione, ma è concesso in uso a produttori o commercianti consociati.

Per essere tutelato giuridicamente, il marchio deve rispondere a determinati requisiti di validità: liceità, verità, originalità e novità.
Il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Il principio della verità vieta di inserire nel marchio segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.
Il marchio deve essere originale. Deve cioè essere composto in modo da consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere immensi sul mercato. Segni privi di tale capacità distintiva:
le denominazioni generiche
le indicazioni descrittive
i segni divenuti di uso comune

La ratio di questi divieti è quella di impedire l’acquisto di posizioni di monopolio su simboli che nel lessico comune individuano genericamente quel dato prodotto.
È infine possibile usare come marchio denominazioni generiche o parole di uso comune modificate o combinate fra loro in modo fantasioso.
Si definiscono marchi forti quelli dotati di accentuata capacità distintiva e sono tali, in genere, i marchi di pura fantasia. Per tali marchi modifiche anche notevoli non basteranno ad evitare la contraffazione.
La distinzione fra marchi deboli e marchi forti non è però sempre agevole e si può anche verificare che un marchio, inizialmente dotato di scarsa capacità distintiva, diventi poi forte a seguito dell’uso che ne è stato fatto e della notorietà che ha acquistato presso il pubblico, anche grazie ad un’accorta pubblicità.
L’attuale legge marchi introduce una distinzione fra marchi ordinari e marchi celebri.
Per i primi la regola è che non sono nuovi i segni che possono determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, perché si tratta di segni identici o simili ad un segno già noto come marchio, ditta o insegna di altro imprenditore concorrente, o cmq già registrato da altri come marchio per prodotti identici o affini.
Il rapporto di affinità fra prodotti non è però necessario se il marchio già registrato è diventato un marchio celebre.
Il difetto dei requisiti comporta la nullità del marchio, che può riguardare anche solo parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato. Vi sono due significative eccezioni:
la nullità del marchio per difetto di novità non può essere più dichiarata quando chi ha richiesto la registrazione non era in mala fede ed il titolare del marchio anteriore ne abbia tollerato l’uso per cinque anni. È questo l’istituto della convalida.
La nullità del marchio per difetto di originalità non può essere dichiarata quando, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato capacità distintiva prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità.

Il titolare di un marchio rispondente ai requisiti di validità, ha diritto all’ uso esclusivo del marchio prescelto.
Il marchio registrato può essere ottenuto non solo dall’imprenditore che intenda utilizzarlo direttamente nella propria impresa, ma anche da chi si proponga di utilizzarlo in altre imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
La registrazione attribuisce al titolare del marchio il diritto all’uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale, quale che sia l’effettiva diffusione territoriale dei suoi prodotti.
Può impedire a terzi di mettere in commercio, di importare o di esporre prodotti contrassegnati col proprio marchio, nonché di utilizzare lo stesso nella pubblicità, quando ciò possa determinare un rischio di confusione per il pubblico.
Il diritto di esclusiva sul marchio registrato copre poi non solo i prodotti identici, ma anche quelli affini, qualora possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Tutti i prodotti che a causa della loro vicinanza merceologica possono ritenersi in fatto destinati alla stessa clientela o al soddisfacimento di bisogni identici o complementari. Non impedisce, di regola, che altro imprenditore registri o usi lo stesso marchio per prodotti diversi.
La rigorosa applicazione di tale regola può tuttavia dar luogo a conseguenze particolarmente gravi quando si tratti di marchi celebri o di alta rinomanza, dotati di forte capacità attrattiva e suggestiva. L’uso di tali marchi da parte di altri imprenditori, anche per merci del tutto diverse, oltre a costituire usurpazione dell’altrui fama, può facilmente determinare equivoci sulla reale fonte di produzione, per la spontanea tendenza a riferire qualsiasi prodotto contrassegnato da un marchio celebre allo stesso fabbricante.
Il titolare di un marchio registrato, che gode nello Stato di rinomanza, può infatti vietare a terzi di usare un marchio identico o simile al proprio anche per prodotti o servizi non affini, quando l’uso del segno senza giustificato motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Il diritto di esclusiva sul marchio registrato decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all’Ufficio brevetti.
La registrazione nazionale è poi presupposto per poter estendere la tutela del marchio in ambito internazionale, attraverso la successiva registrazione presso l’Organizzazione mondiale per la proprietà industriale di Ginevra.
Per il marchio comunitario la registrazione è invece indipendente la quella nazionale.
La registrazione nazionale (comunitaria e internazionale) dura dieci anni. È rinnovabile per un numero illimitato di volte, sempre con efficacia decennale.
Dal marchio si decade, anche parzialmente, per:
• volgarizzazione;
• sopravvenuta ingannevolezza dello stato;

• mancata utilizzazione entro cinque anni dalla registrazione o se l’utilizzazione è stata sospesa per ugual periodo, salvo che l’inerzia non sia dovuta ad un motivo legittimo.

Si ha volgarizzazione del marchio quando lo stesso è divenuto nel commercio denominazione generica di quel dato prodotto, così perdendo la propria capacità distintiva.
Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente l’azione di contraffazione. Azione volta ad ottenere l’inibitoria alla continuazione degli atti lesivi del proprio diritto e la rimozione degli effetti degli stessi, attraverso la distruzione delle cose materiali per mezzo delle quali è stata attuata la contraffazione.
Il diritto del titolare del marchio al risarcimento dei danni se sussiste dolo o colpa del contraffattore.
Il titolare di un marchio registrato può crearsi una rete di difesa del proprio marchio contro le altrui contraffazioni registrando uno o più marchi protettivi: marchi simili a quello effettivamente usato e che sono registrati al solo fine di precostituire la prova della confondibilità.

L’ordinamento tutela anche chi usi un marchio senza registrarlo, ma si tratta di una tutela sensibilmente minore. Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso.
Il titolare di un marchio non registrato, diventato noto su tutto il territorio nazionale, potrà impedire che altri usi in fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti, ma non per prodotti affini.
Il titolare di un marchio non registrato con notorietà locale, non potrà impedire che altro imprenditore usi di fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti in altra zona del territorio nazionale.

Il marchio è trasferibile e può essere trasferito sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo ( licenza di marchio).
Abolito il precedente collegamento fra circolazione dell’azienda e circolazione del marchio, oggi il marchio può essere trasferito o concesso in licenza, per tutti o per parte dei prodotti per i quali è stato registrato, senza che sia necessario il contemporaneo trasferimento dell’azienda o del corrispondente ramo produttivo. Il trasferimento del marchio non costituito dalla ditta originaria si presume quando è trasferita l’azienda.
È espressamente consentito che lo stesso marchio sia contemporaneamente utilizzato dal titolare originario e da uno o più concessionari, sia per la totalità sia per una parte dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.
Fissato il principio cardine che dal trasferimento o dalla licenza del marchio non deve derivare inganno nei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.
La licenza non esclusiva è inoltre subordinata all’ulteriore condizione che il licenziatario si obblighi ad utilizzare il marchio per prodotti con caratteristiche qualitative uguali a quelli dei corrispondenti prodotti messi in commercio del concedente o dagli altri licenziatari. Il titolare del marchio può avvalersi degli strumenti di tutela previsti dalla legge marchi nei confronti del licenziatario che violi le disposizioni al riguardo contenute nel contratto di licenza, che di regola prevede clausole di controllo sull’attività del licenziatario.
Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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