L'azione di contraffazione e la c.d. discovery in materia di marchi e brevetti

Continuando ora nell’illustrazione dei mezzi di prova di cui le parti possono avvalersi, non possiamo non citare le presunzioni. L’onere di provare l’avvenuta contraffazione grava infatti su chi impugna il marchio o il brevetto, confermando così la “presunzione” di validità del titolo. L’art. 121 c.p.i., lì dove afferma che l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare, è vero che lo esime dalla prova della validità del suo diritto, ma non da quella della contraffazione.

Una presunzione “rinforzata” è quella che riguarda il marchio (e brevetto) comunitario utilizzato in azioni di contraffazione promosse davanti ai Tribunali (nazionali) dei marchi (o brevetti) comunitari, obbligati a considerarlo valido quando la validità non venga contestata con domanda riconvenzionale di nullità o decadenza.

Un’altra presunzione riguarda i brevetti di procedimento, dacché “ogni prodotto ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salva prova contraria, mediante tale procedimento”. Su un piano secondario rispetto ai mezzi di prova testé elencati troviamo le testimonianze. La loro “oralità” infatti non fa assumere loro un ruolo decisivo nel processo. Relativamente alla materia che stiamo trattando nessuna peculiarità contraddistingue la prova testimoniale, che viene disciplinata dagli artt. 244-256 c.p.c. Tuttavia assume rilievo l’assunzione della prova testimoniale all’estero, che avviene per mezzo della rogatoria.

Tale strumento è regolato dall’art. 204 c.p.c., che prevede la trasmissione per via diplomatica della richiesta di espletamento del mezzo all’autorità giudiziaria straniera. L’assunzione della prova per rogatoria è regolata dalla Convenzione dell’ Aja 18.3.70 –resa esecutiva nel nostro ordinamento con l. 24.10.80 n. 745 – per gli Stati che l’hanno ratificata e dalle convenzioni tra lo Stato italiano ed altri stati sovrani. La previsione della disposizione in commento esclude implicitamente che la prova possa essere assunta all’estero dal giudice italiano in virtù del rispetto del principio della sovranità nazionale. Oggetto della rogatoria può essere, oltre alla già citata testimonianza, anche la c.t.u.

Sempre trattando il tema dei mezzi probatori, degne di nota appaiono le norme relative all’interrogatorio, specialmente perché questo si inserisce in un istituto tipico del diritto industriale di recente introduzione e al quale abbiamo già accennato in precedenza, la discovery. L’interrogatorio può essere libero oppure formale. Il primo è disciplinato dall’art. 117 c.p.c., il secondo dagli artt. 228-232 c.p.c. L’interrogatorio libero ha assunto un ruolo centrale nel nuovo processo civile, essendo collocato all’inizio della prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.), subito dopo quella di prima comparizione (art. 180 c.p.c.).

Perciò il presente interrogatorio non può non risultare preordinato alla definizione dei themata decidenda et probanda. Dunque è esaltata la funzione chiarificatoria dell’interrogatorio, quale strumento, in particolare, volto a costringere le parti ad esercitare il loro onere di prendere posizione sui fatti affermati dall’avversario e così ottenere un’opportuna riduzione del quod probandum. Mentre passa in secondo piano la distinta funzione probatoria, fondato sull’utilizzazione del sapere delle parti intorno ai fatti di causa.

L’interrogatorio formale invece può essere definito un mezzo di prova strumentale, perché volto ad ottenere l’ammissione dei fatti allegati in modo tale da costituire piena prova contro colui al quale è stato deferito il mezzo per rispondere a proposito di circostanze specificamente capitolate allo scopo dal suo avversario.