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Brevetti nazionali e procedure di brevettazione internazionale

Quando si ha un’invenzione da brevettare, un’impresa che deve valutare se brevettare o meno un’invenzione, si ha uno scenario articolato di opzioni; la prima, è non brevettare e tenere segreta l’invenzione. Esistono diverse procedure di brevettazione, le quali non rispondono a brevetti di ambiti diversi. I brevetti sono nazionali, non esistono brevetti europei, internazionali, intesi come titoli che danno diritto a una protezione sovrannazionale, con un solo titolo. Esiste il marchio comunitario, ma non il brevetto comunitario. Si possono ottenere delle procedure centralizzate che permettono di arrivare, tramite un sistema semplificato, a una brevettazione in più stati. Stati che hanno sottoscritto le convenzioni vigenti. Vi è il brevetto nazionale, riconosciuto dall’ufficio italiano; esiste il brevetto europeo e altre forme di cooperazione internazionale.  

Brevetto italiano

Nel nostro Paese c’è l’UIBM, che si occupa delle procedure di brevettazione nazionale. Tale ufficio ha acquisito il metodo di valutazione delle domande di brevetto dello stato piemontese, che non prevedeva un approfondito esame delle condizioni di brevettabilità, ma solo un esame formale e operando fino a poco tempo fa. In passato, il brevetto nazionale era troppo blando, non dava credibilità all’invenzione, anche in sede di giudizio. Si è, quindi, deciso di introdurre la procedura di valutazione della domanda di brevetto, con un esame approfondito, per verificare tutti i requisiti di brevettabilità, a partire dalla novità, con la ricerca delle invenzioni anteriori. Questa procedura si è appoggiata a un ufficio che, dagli anni ’70, svolge tale attività, ed è l’ Organizzazione europea dei Brevetti (in inglese EPO – European Patent Office), nell’ambito delle procedure di brevettazione internazionale; ufficio specializzato a una divisione dedicata alla ricerca delle anteriorità. L’UIBM riceve la domanda, s’aggancia all’EPO per la ricerca delle anteriorità, per poi riacquisire la documentazione e procedere a una valutazione in sede nazionale. Il vantaggio della procedura nazionale è in italiano, ha meno costi, semplice; si fa domanda alla Camera di Commercio, che l’ha inoltra all’UIBM. Si ottiene un brevetto italiano, che copre l’Italia. Fasi della procedura: deposito della domanda, che deve contenere la descrizione dell’invenzione e rivendicare cosa è stato inventato, allegarne i disegni, rilascio del brevetto.
La fase di controllo documentale, in cui l’ufficio verifica se ci sono gli estremi per andare avanti con la procedura, in base a quello che emerge dai documenti; altra fase: su richiesta del richiedente, si procede all’analisi delle anteriorità, che l’UIBM chiede all’EPO; infine si ha l’esame e la trasmissione del rapporto. Per fare questo rapporto, ci vogliono diversi mesi (max 9), finché l’ufficio trasmette il suo rapporto, con la sua valutazione dell’invenzione. Se c’è un momento contradditorio, il richiedente si rivede la sua invenzione, la propria domanda, perché l’ufficio europeo dei brevetti potrebbe aver fatto presente all’inventore, alcuni aspetti della sua invenzione non nuovi e altri si, e l’inventore riduce la richiesta. Ci sono le repliche e la pubblicazione della domanda, che era rimasta segreta; la pubblicazione avviene dopo 18 mesi, la cui data è fondamentale perché, da quel momento, decorre la protezione brevettuale completa. Esame finale dell’UIBM, perché si ha ancora solo il rapporto di anteriorità dell’EPO: arriva il rapporto, le difese del richiedente, si sono maturati i 18 mesi per pubblicare l’invenzione e l’UIBM rilascia il brevetto. Procedura europea del brevetto: prevista nella Convenzione di Monaco, sottoscritta nel 1973, rivista recentemente nel 2000. Quasi tutte le imprese europee fanno domanda di brevetto europeo, caratterizzata da un controllo approfondito delle anteriorità e che fornisce un esito finale molto utile, perché l’ufficio europeo conferisce un titolo che da diritto a una protezione brevettuale in tutti i paesi che hanno aderito alla convenzione e sono stati indicati nella domanda. Lo svantaggio della procedura è il fatto di essere internazionale, costringendo a una traduzione di tutti i documenti; ci sono delle lingue ufficiali scelte nella convenzione, che sono inglese, francese e tedesco. Si può decidere di fare una procedura in una lingua ufficiale, oppure fare la domanda in italiano e puoi tradurla, documenti compresi. Fasi: deposito iniziale della domanda e un controllo documentale; ricerca delle priorità, svolta da un’apposita divisione, e un rapporto di priorità concesso all’inventore, che decide se chiedere o meno l’analisi definitiva della domanda. Procedura lunga, termine della pubblicazione sono 18 mesi.
Una volta rilasciato il brevetto, è prevista una procedura d’opposizione; procedura amministrativa davanti all’ ufficio brevetti di Monaco, finalizzata a contestare il rilascio del brevetto. L’opposizione l’ha fa un altro soggetto, che contesta l’esistenza dei requisiti per il rilascio del brevetto. La Federal Trade Commission americana, una delle due autorità preposte all’applicazione delle norme Antitrust, ha sottolineato come l’introduzione delle procedure di controllo preventivo incontradditorio con i concorrenti, al momento del rilascio del brevetto, sia una garanzia del fatto che, quel rilascio del brevetto sia solido ed si evitano i rischi di rilascio di brevetti nulli. Il brevetto, con la sua presunzione di validità, da una posizione di forza al titolare nei confronti di ipotetici contraffattori; se si brevetta un’invenzione invalida, s’acchiappa l’esclusiva su un prodotto che dovrebbe essere disponibile a tutti, e si eliminano i concorrenti dal mercato sfruttando una privativa invalida. Rischio di uso distorto delle procedure: secondo delle indagini svolte dalla Commissione Europea, le procedure d’opposizione sono, spesso, utilizzate al fine di boicottare la brevettazione di trovati validi.

Effetti della brevettazione (art. 53 C.P.I.)

Quando si ottiene il brevetto, la protezione giuridica retroagisce dal momento della pubblicazione della domanda; la copertura esclusiva, con la possibilità di far valere il brevetto, decorre dal momento in cui la domanda è stata pubblicata. Si possono considerare atti di contraffazione, quelli compiuti dopo questo momento. Si può avere interessare a bloccare subito un concorrente, facendogli presente dell’invenzione originaria e di non andare avanti con un’attività, in contraffazione con il brevetto che si sta ottenendo. Perciò, si notifica la domanda di brevetto. Si può, anche, anticipare la decorrenza del brevetto nei confronti di tutti, e richiedere che la pubblicazione avvenga prima, perché si è convinti della propria invenzione, l’esame delle anteriorità andrà in porto, ecc. L’ efficacia del brevetto, quindi, decorre immediatamente, dopo i primi 3 mesi dalla domanda.

Diritti conferiti dal brevetto europeo (art. 56 C.P.I.)

Il brevetto europeo da gli stessi diritti dell’UIBM per l’Italia; una volta rilasciato tale brevetto, si ha potenziale accesso alla tutela brevettuale in tutti i paesi aderenti alla convenzione. Non basta la pubblicazione nel Bollettino Europeo dei brevetti, perché il soggetto che registra il brevetto deve trasmettere all’UIBM, nel termine di 3 mesi, una traduzione italiana del brevetto.

Deposito delle domande di brevetto europeo (art. 149 C.P.I.)

Le domande per il brevetto europeo non si devono necessariamente fare a Monaco, e per un’impresa è importante, perché si può attivare e inoltrare la procedura europea tramite l’UIBM. Si può avere interesse a brevettare in Europa, ma se si hanno dei prodotti che non hanno una localizzazione per il tipo di destinazione d’uso, l’impresa vuole avere l’esclusiva in tutto il mondo. Oltre alla Convenzione di Monaco, vi è la Convenzione di Parigi del 1883, che ha istituito un principio basilare: il diritto di priorità, ossia il diritto di chi ha fatto domanda per il rilascio del brevetto o del marchio in un paese aderente, di avere una sorta di finestra temporale (per i brevetti è 1 anno) entro la quale si può brevettare la stessa invenzione negli altri paesi della convenzione, con retrodatazione della domanda al momento della domanda originaria. Se non ci fosse tale possibilità, se si deposita la domanda in Italia, questa sarebbe svelata e si perderebbe la novità negli altri paesi. Altro sistema che si può attivare, partendo dall’UIBM, è quello di chiedere che per la domanda, ci si avvalga di un sistema di cooperazione internazionale, istituito negli anni ’70, che è il Patent Cooperation Treaty; vi è la Convenzione di Washington. Il PCT prevede la possibilità di centralizzare la procedura a livello internazionale, con un procedimento complesso: l’ufficio inoltra la domanda e incarica un’amministrazione per svolgere una ricerca delle anteriorità e l’esame della domanda; sulla base dei documenti ottenuti dall’ufficio europeo brevetti, si può chiedere che la domanda venga inoltrata presso tutti i paesi della convenzione. Il vantaggio è che i paesi avranno la domanda e il rapporto interno di ricerca dell’anteriorità di valutazione, ottenuto nell’ambito del PCT, e in tutti i paesi la brevettazione sarà più veloce. I diritti che il brevetto attribuisce al titolare: brevetti di prodotto e di procedimento. Il diritto è quello di utilizzare in modo esclusivo l’invenzione per produrre il prodotto brevettato, oppure per realizzare il procedimento produttivo. Se si ha un brevetto su un prodotto, si ha il diritto di vietare a chiunque di fare un prodotto uguale. Il brevetto da un diritto di esclusiva, divieto delle attività che fa il titolare da parte di altri; un’esclusiva che copre il prodotto inventato o il procedimento.
Per quanto riguarda il brevetto di prodotto, un prodotto (esempio: sostanza chimica o materiale biotecnologico brevettato) si può prestare a una pluralità di individui. Nel requisito della novità, un nuovo uso è considerato un’invenzione nuova, e la sostanza che si brevetta deve identificare un uso. Se si brevetta un prodotto, bisogna indicarne l’uso, e se vengono inventati nuovi usi, essi daranno vita a delle invenzioni distinte, che potrebbero avere un rapporto di indipendenza. Altro aspetto legato al brevetto di prodotto, è la questione che si è posta nel campo della chimica e biotecnologia. Invenzioni che possono essere fertilizzanti, farmaci, sequenza igienica, virus; il procedimento di realizzazione del prodotto è molto innovativo. Secondo il principio generale, il brevetto di prodotto protegge il prodotto in qualsiasi modo è realizzato, ma nelle invenzioni della biotecnologia, questa regola non è scontata, perché la legge consente di brevettare processi di isolamento di materiale vivente. Quindi, in questi brevetti di prodotto, non si ha solo l’esclusiva di utilizzo sul prodotto, ma anche quella di isolare quel virus o proteina, tramite il procedimento con il quale si è arrivati all’isolamento. Si parla di esclusive di prodotto in quanto realizzate in un certo modo (product by process), ossia non è più irrilevante il modo in cui si è arrivati al prodotto. Sono invenzioni particolari, dove i diversi procedimenti implicano una rilevante originalità, rispetto al prodotto in quanto tale.

Il brevetto di procedimento (art. 67 C.P.I.)

Il brevetto di procedimento riguarda un sistema produttivo; questi brevetti sono una parte fondamentale per la ricerca d’impresa. Per le imprese, la ricerca di procedimenti di produzione meno costosi, permette di essere competitivi nel mercato. Si lavora su prodotti standard, e con l’invenzione si cerca di ottenere sistemi di produzione nuovi; fasi articolate o piccole della produzione, che consentono di migliorare il risultato finale. Se un concorrente imita un prodotto, si può scoprire facilmente, vedendo in giro prodotti contraffatti. È più difficile, invece, dimostrare che un concorrente sta imitando il procedimento. La legge, pertanto, concede una marcia in più al titolare dell’invenzione, dandogli una presunzione di contraffazione, quando il concorrente immette nel mercato prodotti uguali, a quelli prodotti con il suo procedimento. Egli potrà dimostrare, perché il titolare sa come ha prodotto, che la contraffazione non c’è stata.
La protezione brevettuale dura 20 anni per le invenzioni. Questo tempo è stato deciso anche nell’ambito delle convenzioni internazionali. Ci sono, però, dei settori dove le imprese si sono lamentate del fatto che, questi 20 anni sono pochi. Uno di questi settori è quello farmaceutico. I farmaci, quando sono inventati, ciò che inventa l’impresa è un nuovo composto terapeutico, ma ancora manca l’autorizzazione dell’immissione in commercio, la quale presuppone lo svolgimento di una procedura di sperimentazione del prodotto, che implica la sua divulgazione. Prima si brevetta, poi si sperimenta. Le imprese farmaceutiche si sono lamentate perché, si sarebbero trovate a usufruire la metà di questo tempo. Per questi trovati, sono stati introdotti dei certificati di protezione complementare, rilasciati alla scadenza del brevetto e prolungano la protezione; certificati che, al momento, non possono durare più di 5 anni. Contraffazione: il diritto di brevetto da un’esclusiva, che permette di agire in giudizio contro chi copia l’invenzione. L’esempio più facile è l’imitazione integrale del prodotto. Si possono, inoltre, copiare i passaggi centrali del prodotto, escludendo aspetti marginali (esempio: copiare un farmaco, producendo un prodotto con lo stesso principio attivo). È copiata l’idea inventiva. Un ragionamento alla base della contraffazione per equivalenti, principio che considera contraffazione quelle invenzioni che sono soluzioni non originali, rispetto all’invenzione brevettata dello stesso problema tecnico. Tutela: vale lo stesso discorso fatto per il marchio. Se si pensa di aver subito una contraffazione, ci si rivolge a un Giudice. La tutela dei diritti di proprietà industriale si svolge davanti a tribunali specializzati; al Giudice si chiederà di interrompere la contraffazione, tramite l’intervento di inibitoria, ossia ordinare al contraffattore di interrompere l’attività di contraffazione. Il Giudice può dare una condanna futura a pagare una penale per un’eventuale contraffazione che si continua a fare, nonostante l’ordine di inibitoria. Questa penale è un enorme incentivo a non continuare la contraffazione. Esistono delle misure accessorie, come il ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti e la loro distruzione, a tutela assoluta del titolare. Sanzioni ulteriori possono essere la pubblicazione della sentenza, per restituire all’impresa la sua credibilità, perché il prodotto contraffatto potrebbe essere un’imitazione di cattiva qualità.
Infine si ha il risarcimento dei danni. Quindi, una tutela solida, che permette di bloccare il contraffattore. La legge da diritto ad riavere ciò che si è perso, ma anche il mancato guadagno che si è avuto, poiché la gente ha acquistato il prodotto contraffatto, invece di quello originale. I diritti del brevetto incontrano dei limiti (art. 68 C.P.I.), delle situazioni in cui, nonostante l’esistenza del brevetto, ci sono soggetti che possono attuare l’invenzione, senza essere accusati di contraffazione. La prima ipotesi è l’uso privato, ossia produrre l’invenzione ma non per venderla; seconda ipotesi, uso sperimentale, dove sono consentiti atti di sperimentazione. Uso collegato al fatto che il brevetto ha durata temporanea. La protezione non impedisce di sperimentare la produzione del prodotto brevettato, in vista della sua produzione autonoma al momento della scadenza del brevetto. Atti di sperimentazione leciti. La legge, inoltre, consente tra gli atti di sperimentazione, gli atti finalizzati all’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Se un brevetto copre un prodotto farmaceutico, qual è la vita di questa invenzione? L’invenzione è brevettata, è concesso il brevetto, c’è il certificato di protezione, che poi scade; esce sul mercato il generico, ossia il farmaco copia del prodotto originario, fatto da un’altra impresa, che utilizza lo stesso principio attivo. Colui che vuole vendere il generico, deve avere l’autorizzazione dell’immissione in commercio del prodotto, e per ottenerla, deve presentare alcuni campioni di sostanza agli uffici competenti. Terza ipotesi è la preparazione temporanea di un prodotto della farmacia. Alcune farmacie hanno cominciato a realizzare dei preparati, ottenuti comprando il principio attivo (contraffatto) e assemblandolo. Tale attività è stata considerata contraffazione. Il farmacista, quindi, deve realizzare il principio attivo e non assemblarlo, con qualche eccipiente, per arrivare al prodotto finito. Altri limiti dell’esclusiva brevettuale, e uno di questi è il diritto di preuso, dove un soggetto ha inventato qualcosa, non l’ha brevettata, ma l’ha usa segretamente. Questa situazione non priva l’individuo di tutela, perché l’invenzione segreta non brevettata è tutelata dalla legge, però espone l’inventore al rischio che un altro soggetto arrivi autonomamente alla stessa invenzione e l’ha brevetti. Il nostro sistema giuridico è improntato sul principio del primo che chiede la registrazione, ha il brevetto e l’esclusiva.
Se il preutente è stato il primo a inventare, ciò va a suo discapito, per una scelta di favore verso il brevetto, la divulgazione dell’invenzione. La legge fa un eccezione: se un altro soggetto era arrivato alla stessa idea inventiva per conto suo, e aveva iniziato a utilizzare l’invenzione nella sua impresa, può continuare a farlo. Realtà frequente nelle invenzioni di procedimento, poiché l’impresa difficilmente le brevetta, e il rischio di copiatura e divulgazione è minore, rispetto alle invenzioni di prodotto. Il rischio di brevettazione però c’è, il preutente mantiene il diritto all’uso dell’invenzione, purché abbia preusato l’invenzione nei 12 mesi precedenti al deposito della domanda, ma questo suo diritto è un limite per il brevetto, poiché il titolare del brevetto non si può opporre al diritto di preuso. Una volta raggiunto il brevetto, potrà opporsi alla contraffazione dell’invenzione da parte di tutti, tranne il preutente. Il diritto di preuso si può trasferire, ma a una condizione: atteso che il preuso si collega all’uso effettivo dell’invenzione in una produzione industriale, potrà essere trasferito il diritto a continuare l’attuazione dell’invenzione solo se si trasferisce insieme l’azienda. Altro limite è l’invenzione dipendente. Un’invenzione può essere attuata, contraffacendo un’altra, ossia copiando una parte dell’idea inventiva di un altro. Per l’attività inventiva, si può incrementare e migliorare un qualcosa che già c’era, scoprendo qualcosa di nuovo. Tipico caso di invenzione dipendente è il nuovo uso. Nei brevetti di prodotto, si tratta di un’invenzione distinta; in certi casi, non è corretto dire che è un’invenzione autonoma, quando un’impresa inventa un nuovo composto nuovo nella sua struttura molecolare, e identifica un uso. Un’altra impresa individua un secondo uso della stessa molecola, nella vigenza del primo brevetto. È giusto, quindi, ritenere che tra le due invenzioni, c’è un rapporto di dipendenza, e chi inventa il secondo uso, non può attuare la sua invenzione senza il consenso del titolare del brevetto originario. Questa soluzione potrebbe dar luogo ad atti di ritorsione, e la legge ha stabilito questa regola: ogni volta che l’invenzione dipendente rappresenta un’apprezzabile avanzamento, rispetto all’invenzione originaria, il titolare del primo brevetto non può negare quest’autorizzazione. Siccome il secondo inventore s’avvale della sua invenzione originaria, sfrutta la sua attività inventiva, pagandogli un corrispettivo.
La legge, quindi, introduce un obbligo di licenza dell’invenzione (art. 71 C.P.I.), ossia si deve concludere obbligatoriamente un contratto, con il quale si da a un altro soggetto il diritto di attuare l’invenzione del titolare, dietro corrispettivo. Attuazione dell’invenzione (art. 69 C.P.I.): la legge condiziona il permanere in vita del brevetto, a patto che l’inventore l’attui. L’inventore deve investire nella ricerca, l’invenzione deve essere messa sul mercato. L’invenzione deve essere attuata entro 3 anni, in Italia, ma essendo il nostro Paese aderente a molte convenzioni internazionale, si considera equivalente l’attuazione in altri paesi. Si può stabilire la sede di produzione in un altro paese europeo o del WTO. La mancata attuazione espone a delle conseguenze, soprattutto a un obbligo di licenza (art. 70 C.P.I.): si può pretendere l’esclusiva nella realizzazione, ma poi scatta la licenza obbligatoria, che da diritto a un corrispettivo, e salvaguarda l’esigenza che l’invenzione sia effettivamente attuata, ci sia qualcuno disposto ad attuarla.
di Valerio Morelli
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