La contraffazione per equivalenti del brevetto per invenzione

gravità). Si ha la contraffazione letterale
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 quando il prodotto o il 
processo del concorrente rientra esattamente nella dizione delle 
rivendicazioni e di conseguenza il prodotto del contraffattore può 
essere descritto con le parole della rivendicazione (esso “si legge 
dentro” la rivendicazione). 
        Si ha la contraffazione per equivalenza quando il prodotto o il 
processo del concorrente non rientra esattamente nella dizione delle 
rivendicazioni, ma vi rientra indirettamente, con alcune variazioni. 
        Nella dottrina e nella giurisprudenza italiana manca una 
considerazione adeguata della teoria degli equivalenti, essa viene 
menzionata soprattutto per stabilire il livello inventivo del trovato (e 
cioè per affermare la non brevettabilità di soluzioni equivalenti già 
note), e non per appurare l’esistenza di una contraffazione
3
.  
        L’equivalenza costituisce una valutazione normativa (e non solo 
tecnica, come si poteva desumere da alcune pronunce della 
giurisprudenza italiana degli anni ’50 e ’60, che la consideravano 
come un concetto più che altro tecnico
4
). In realtà, è il frutto del 
                                                 
2
 FRANZOSI, Brevetto. Quale tutela? Giuffrè,  1996. 
3
  FRANZOSI, Brevetto. Quale tutela? Giuffrè,  1996. 
4
 Ad. es.  App. Milano 23 settembre 1969 n.240. In alcune decisioni come questa si ha impressione 
che il concetto di “equivalente meccanico” sia inteso come un concetto della meccanica e non 
come un concetto giuridico. 
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bilanciamento che il giudice (e non il tecnico) deve operare tra gli 
interessi contrapposti all’equa tutela e alla ragionevole sicurezza.  
        Per quanto riguarda una definizione, l’equivalenza va accertata 
caso per caso, ma comunque ci sono stati diversi tentativi di 
descriverla, con delle formule come questa
5
: “Un elemento sarà in 
generale considerato come equivalente ad un elemento espresso nella 
rivendicazione se, al tempo della pretesa contraffazione una delle 
seguenti condizioni è soddisfatta in relazione all’invenzione come 
rivendicata: 1) l’elemento equivalente svolge sostanzialmente la 
stessa funzione sostanzialmente nello stesso modo e produce 
sostanzialmente lo stesso risultato dell’elemento espresso dalla 
rivendicazione, oppure 2) è ovvio per una persona esperta nell’arte 
che lo stesso risultato di quello ottenuto per mezzo dell’elemento 
espresso nella rivendicazione può essere ottenuto per mezzo 
dell’elemento equivalente”. 
        Va precisato che può parlarsi di contraffazione per equivalenti 
solo in rapporto a quelli che vengono chiamati equivalenti in senso 
                                                 
5
 L’art 21 del progetto di trattato OMPI di armonizzazione dei brevetti (traduzione di M. 
FRANZOSI). 
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stretto
6
 e non anche ai cosiddetti equivalenti in senso ampio.
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 Si parla 
di equivalenti in senso stretto tutte le volte che il convenuto per 
contraffazione ha adoperato mezzi tecnici che un operatore medio del 
settore considera assolutamente fungibili con i mezzi tecnici che sono 
oggetto dell’esclusiva brevettuale altrui (che rientrano cioè 
nell’ambito dell’esclusiva determinata dalle rivendicazioni). Gli 
equivalenti in senso ampio non permettono al tecnico medio di 
cogliere l’identità di funzione tra i mezzi tecnici del convenuto per 
contraffazione e i mezzi tecnici che sono coperti dal brevetto (e in 
questo caso evidentemente l’oggetto del brevetto non è violato). 
        Il campo dell’equivalenza è tipico di un sistema giuridico che 
determina la portata del diritto in base alle rivendicazioni (in un 
sistema opposto i limiti della privativa sono determinati in base 
all’identificazione dell’idea generale dell’invenzione e in questo caso 
non si pone tanto il problema degli equivalenti). A questo proposito, 
vi sono due modi di intendere le rivendicazioni
8
. Secondo la 
peripheral definition, la rivendicazione determina i confini del diritto: 
tutto ciò che è fuori dall’ambito delle rivendicazioni non è 
                                                 
6
 Sulla equivalenza in senso stretto: Tribunale di Modena 18 ottobre 2000  (Tecnoferrari c. 
Barbieri & Tarozzi). 
7
 DI CATALDO, Brevetti per invenzione e modello, Giuffrè,  2000. 
8
 FRANZOSI, Interpretazione del brevetto e equivalenza, Not. Cons. Propr. Ind. 2000. 
 7
contraffatto. Invece la central definition attribuisce alla rivendicazione 
il compito di indicare il contenuto essenziale dell’invenzione da 
proteggere. Una analogia esprime la differenza dicendo che il primo 
sistema può essere paragonato ad una recinzione, che conferisce 
l’esclusiva a tutto ciò che sta all’interno; il secondo a un faro, che 
monopolizza tutto il territorio ove arriva la luce. Nel sistema della 
peripheral definition non vi dovrebbe essere un largo impiego della 
teoria degli equivalenti, visto che il brevettante si troverà a formulare 
le rivendicazioni in modo molto preciso, cercando di coprire ogni 
variante che possa essere immaginata. Con qualche approssimazione, 
si può dire che il sistema della central definition è stato tipico nella 
prassi giurisprudenziale tedesca, e quella della peripheral di quella 
inglese. Ovviamente queste differenze non sono molto rilevati oggi 
visto che sia in Inghilterra che in Germania si cerca di seguire la 
regola fissata dall’art. 69 della Convenzione Brevetto Europeo.  
        Il concetto di equivalenza nasce prima della regola che assegna 
alle rivendicazioni il ruolo di determinare l’ambito dell’esclusiva. Si è 
sempre ritenuto che fosse iniquo confinare la protezione 
dell’invenzione entro le esatte parole usate dall’inventore. Finché non 
è stato attribuito il ruolo determinante alle rivendicazioni nella 
 8
limitazione del perimetro delle privativa, il principio degli equivalenti 
riguardava il contenuto complessivo del brevetto (risultante anche da 
titolo, descrizioni e disegni)
9
. L’idea inventiva consisteva negli 
elementi “essenziali” e “caratteristici”
10
, costituiti da tutto ciò che non 
era già compreso nello stato della tecnica. A questi elementi 
fondamentali venivano contrapposti i “dettagli costruttivi” o gli 
elementi “accessori” o “aggiuntivi”
11
. Ovviamente la contraffazione 
non presupponeva anche la riproduzione di questi ultimi, visto che tali 
parti erano giudicati estranei al fondamento dell’idea inventiva. 
Questa impostazione privilegiava l’interesse dell’inventore, visto che 
gli riconosceva una tutela completa, mentre i terzi ricevevano 
un’attenzione minore. Successivamente si è avvertita la necessità di 
una maggiore certezza nel determinare i limiti dell’esclusiva, 
attraverso la determinazione preventiva dei confini della privativa 
attraverso le rivendicazioni (oltre che con l’introduzione in molti 
sistemi dell’esame preventivo). Normalmente il passaggio dall’uno 
all’altro sistema coincide con il passaggio nelle procedure di 
                                                 
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 Art 3 del regolamento 2 ottobre 1913 non parlava neppure delle rivendicazioni, ma solo di 
descrizioni, disegni e riassunto, stabilendo che quest’ultimo doveva seguire la descrizione e 
indicare ciò che doveva formare l’oggetto del brevetto. 
10
 Già la legge del 1859 distingueva fra la “parte essenziale” dell’idea protetta e le molteplici 
forme di attuazione della stessa. Perché ci fosse contraffazione si richiedeva che fosse utilizzata la 
parte essenziale dell’idea inventiva. 
11
 Cass 20 ottobre 1960 n.2848, Trib di Milano 26 luglio 1974 n. 604, Trib di Milano 26 marzo 
1981 n. 1492. 
 9
concessione da un procedimento senza esame a un procedimento con 
esame, ma il sistema italiano rappresenta un’eccezione
12
. Inoltre in 
Italia non c’è mai stato un mutamento particolare della tecnica di 
redazione delle rivendicazioni, mentre in alcuni paesi è cambiata 
sensibilmente. Negli Stati Uniti la tecnica della redazione delle 
rivendicazioni ha subito una trasformazione, passando dalla originaria 
tecnica di “central claiming” (le rivendicazioni enucleavano una 
forma concreta di realizzazione dell’idea, senza definire veramente il 
perimetro esterno) alla tecnica di “peripheral claiming” (le 
rivendicazioni come definizione di confini dell’idea inventiva
13
). 
Questi cambiamenti però servono veramente solo con il passaggio al 
sistema con l’esame preventivo: una più accurata formulazione delle 
rivendicazioni (e del perimetro esterno dell’invenzione) è anche 
funzionale alla definizione precisa dell’oggetto del brevetto (che sarà 
esaminato in sede del controllo preventivo). 
 
 
 
                                                 
12
 GUGLIELMETTI, La contraffazione del brevetto per equivalenti,  2000,  Riv Dir. Ind, 2000, 
Parte I, pag. 113. 
13
 ELLIS, Patent Claims, 1949, citato in Hilton Davies Chemical Co. v. Warner –Jenkinson Co. 
Inc. 62 F.3d. 1512 (Fed Cir. 1995). 
 10
Capitolo II 
Ampiezza della tutela concessa al brevetto: ruolo delle 
rivendicazioni. 
 
1. Premessa. 
        La conoscenza di quale sia l’esatto perimetro della privativa del 
titolare del brevetto è un proposito fondamentale per la corretta 
gestione degli asset di proprietà intellettuale. 
        Il documento brevettuale è certamente il punto di partenza per 
tale gestione. Tuttavia il cosiddetto brevetto insieme ai documenti è 
composto da diverse parti: una sintetica descrizione, i disegni e le 
rivendicazioni. 
        Prima di procedere con la trattazione della cosiddetta 
contraffazione per equivalenti, vogliamo verificare quale sia 
esattamente il ruolo interpretato dalle rivendicazioni e comunicare 
quale sia la loro portata e dimostrare che le rivendicazioni 
costituiscono il punto di riferimento per determinazione dei limiti 
della privativa. 
 
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