Il marchio non registrato

 18
concorrenza sleale avrebbe, invece, carattere personale, in quanto si avrebbe 
illecito concorrenziale, solo in presenza della confondibilità tra i prodotti. In realtà 
oggi, alla luce della nuova normativa, queste affermazioni risultano 
anacronistiche
28
. Sia la contraffazione di marchio sia la concorrenza sleale 
esigono, sicuramente, la confondibilità tra i prodotti, quindi identità, affinità 
merceologiche tra i prodotti; nessuna delle due fattispecie è completa in 
presenza della sola confondibilità tra i segni. Tra i due regimi ci sono, all’interno 
della univoca prospettiva, delle differenze, dipendenti dalla registrazione del 
marchio, come presupposto dell’applicazione della legge sui marchi. Dall’esame 
del complesso delle norme ( anche di quelle esaminate nel primo paragrafo), 
risultano, immediatamente, le differenze principali tra i due tipi di protezione. In 
primo luogo la registrazione risulta presunzione iuris tantum della validità e della 
appartenenza del marchio
29
; ne deriva che colui che agisce a difesa di un 
marchio non registrato, deve provare l’uso, mentre chi agisce in difesa di un 
marchio registrato deve solo esibire l’attestato di registrazione, ed ottiene la 
tutela anche se non vi è stato uso
30
 ( purché questo non uso non si protragga per 
più di 5 anni
31
). Altra rilevante differenza, riguarda l’ambito territoriale di 
protezione. La registrazione concede ( ai sensi dell’art.1 l.m. ) un diritto esclusivo 
di utilizzazione per l’intero territorio nazionale, a prescindere da ogni 
considerazione di uso effettivo.
                                                           
28
 Di Cataldo, in I segni distintivi, 1993. L’autore ritiene che le affermazioni suddette ( relative alle 
differenze tra azione di contraffazione con quella di concorrenza sleale, in base al carattere reale 
della prima e di quelle personale della seconda ) che compaiono in molte sentenze in ossequio ad 
una giurisprudenza sorta nel vecchio regime, esse non hanno alcun riferimento ai testi di legge 
vigenti, e vengono quindi riesposte dai giudici senza alcun effettivo collegamento con il problema 
da decidere e la soluzione che se ne dà. Dire che la contraffazione di un marchio presuppone la 
mera confondibilità tra i segni e che non richiede la confodibilità tra i prodotti equivale, infatti, a 
negare ogni limite merceologico all’estensione del diritto di marchio; idea oggi assolutamente 
inaccettabile.  
29
 In forza dell’art.58 l.m., attualmente vigente : “ l’onere di provare la nullità o la decadenza di un 
marchio registrato incombe in ogni caso a chi la impugna….”. 
30
 Di Cataldo, in I segni distintivi, 1993. In realtà, come afferma l’autore, questo sganciamento del 
diritto sul marchio registrato, dall’uso, dura solo 5 anni, in quanto il non uso protratto per più di 5 
anni comporta la sanzione della decadenza del diritto. Sul piano processuale, tuttavia, il titolare del 
marchio registrato, gode, comunque, di una forte agevolazione probatoria, perché, anche dopo il 
quinquennio di non uso, non ha l’onere di provare l’uso, essendo a carico del suo avversario 
l’onere di provare la decadenza, e cioè il non uso. 
31
 Art.42 legge  marchi : “ il marchio decade altresì se non è stato oggetto di uso effettivo da parte 
del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro 5 anni