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Decadenza, trasferimento e utilizzo del marchio

La nullità prescinde dall’utilizzo, perché il marchio nasce nullo. Il marchio nullo ha un vizio d’origine, nasce male; l’invalidità è una situazione in cui un segno distintivo nasce mancante di requisiti indispensabili per la sua validità esistenza. Il marchio è nullo perché, ad esempio, non è nuovo, è una copia di un marchio che già esiste, non è originale. Il segno distintivo nullo non potrà mai essere un marchio valido, non si potrà pretendere la tutela contro un ipotetico contraffattore. L’UIBM non può indagare la novità, ha bisogno di una richiesta d’opposizione che può essere presentata da chi ha un marchio registrato. Può succedere che il marchio sia registrato, ma è una registrazione che non sana l’invalidità e perciò rimarrebbe ferma, e può essere fatta valere in ogni momento. La decadenza è una situazione diversa: il marchio nasce e resta valido, soltanto che muore. Non si può dire che la decadenza è una sopravvenuta invalidità del segno, ma è un’estinzione del segno che avviene per il sopravvenire di circostanze che non giustificano la continuazione dell’esistenza, perché tali circostante non rendono più il marchio idoneo a un assolvimento della sua funzione oppure il totale disinteresse verso il segno mostrato dal titolare, non giustifica che sia prolungata un’esclusiva su un segno che il titolare non ha intenzione di utilizzare per ben oltre 5 anni. Sia la nullità sia la decadenza, sono circostanze che bloccano l’ipotetica azione di contraffazione, perché se il titolare del marchio sta promuovendo un’azione di contraffazione, egli potrebbe avere delle eccezioni da parte dell’ipotetico contraffattore che potrebbe eccepire la nullità o la decadenza o entrambi. Decadenza e nullità possono essere fatte valere da chi ha un interesse, con l’eccezione particolare che la nullità dipende dalla violazione di un diritto altrui. Quando la nullità è connessa alla violazione di un diritto altrui, di un diritto di marchio o l’uso di un segno famoso, in questi casi i soggetti titolari del diritto violato possono promuovere l’azione di nullità.

Trasferimento del marchio (art. 23 C.P.I.)

La legge correla il fenomeno del trasferimento dei segni distintivi, come la ditta e l’insegna, alla cessione dell’azienda. Nel caso del marchio, questa regola esisteva, ma dal 1992 è venuta meno; la legge, quindi, consente di trasferire il marchio da solo senza l’azienda. Si trova una presunzione di trasferimento del segno, quando avviene la cessione dell’azienda e il segno è figurativo, di fantasia o l’equivalente di una ditta derivata. Chi trasferisce l’azienda, trasferisce anche il marchio, ma al di là di questa presunzione, finisce il legame marchio – azienda perché il segno è trasferibile autonomamente. Questo trasferimento autonomo del marchio è correlato alla sua intrinseca capacità attrattiva, che può rendere utile l’uso di questo segno e la prassi contrattuale ha creato delle figure interessanti che sono a disposizione dei marchi. Il trasferimento può riguardare tutti i prodotti o una loro parte. Accanto al trasferimento, si ha la licenza del marchio. Nel trasferimento, ci si priva del diritto sul segno, per tutti i prodotti o una parte per la quale si registra; nella licenza, si mantiene la proprietà del segno e si concede ad altri soggetti il diritto di utilizzarlo. La licenza è un tipo di contratto molto diffuso nei marchi, e la legge consente di fare ampio uso della licenza di marchio, perché permette di dare in licenza per una parte dei prodotti e la licenza non esclusiva, ossia lo stesso titolare da in licenza il segno a più soggetti. Nella realtà economica, queste due licenze hanno dato vita a dei rapporti molto noti: il merchandising e il franchising. Nel merchandising, il titolare di un segno distintivo che è stato registrato per moltissimi prodotti da una licenza solo per un prodotto specifico. È consentito l’uso del marchio celebre per la realizzazione di un certo tipo di prodotti. Vi sono prodotti diversi che utilizzano lo stesso segno. Peculiare è la licenza non esclusiva, perché si consente a diverse imprese di utilizzare lo stesso segno per il medesimo prodotto.
Questo istituto ha dato origine ai rapporti di affiliazione commerciale o franchising. L’utilizzo di questo tipo di contratto si lega a rapporti commerciali più complessi, che il legislatore ha disciplinato al di fuori della normativa sui marchi, preoccupandosi di tutelare l’indipendenza economica, il prodotto è sempre lo stesso e si ha una situazione di co-uso. Le stesse imprese che utilizzano questo marchio potrebbero non garantire lo stesso livello di produzione. Queste licenze non esclusive sono rilasciate a imprese che producono servizi. Quando si presentano situazioni di co-uso dello stesso segno, invece, l’imprenditore ha l’interesse di creare una catena affiliata di distributori o di soggetti che s’impegnano a svolgere un certo tipo di servizio. Tutela del pubblico: le soluzioni adottate dal legislatore sono due; la prima, quando cambia l’utilizzatore del marchio, cioè se il segno è stato utilizzato fino a un certo momento per un prodotto e si trasferisce il segno per quel prodotto, tale cambiamento non deve creare inganno nei tratti essenziali del prodotto/servizio. La seconda, nel caso del co-uso la legge è più rigida, perché richiede un impegno contrattuale del licenziatario a garantire assoluta equivalenza dei prodotti/servizi, contrassegnati dallo stesso marchio. C’è una situazione di co-uso dello stesso segno, da parte di soggetti diversi. La situazione di contemporanea presenza di prodotti/servizi contraddistinti dallo stesso segno, e che provengono da imprese diverse, può creare enorme confusione nel mercato. Il legislatore pone il vincolo della uniformità della produzione; si crea un sistema di regole particolare, nelle quali l’impegno a rispettare certi cambi produttivi, è assunto nel contratto di licenza. È, quindi, diritto e onere del titolare del marchio verificare che, questi vincoli contrattuali siano rispettati. Quando cambia il titolare del segno o c’è una licenza esclusiva sui prodotti o una parte, non c’è un uso contemporaneo. Il legislatore non pretende che, chi subentra nell’uso del segno debba garantire ciò che garantiva il precedente titolare, ma chiede che non ci sia inganno nel pubblico. Questa esigenza d’inganno può essere assolta in due modi: la prima, non ci sia uno scadimento della produzione; la seconda, chiara comunicazione dell’avvenuto trasferimento. Questa ipotesi può essere una soluzione quando oggetto di cessione sono dei marchi generali. Nel caso della licenza in co-uso, se i licenziatari non rispettano il dovere di corretta produzione, il titolare del marchio perde; nel caso del trasferimento, chi acquista il segno va incontro a una sicura decadenza se non informa il pubblico che l’azienda è cambiata, oppure se tradisce le aspettative del pubblico rispetto alle qualità essenziali del segno.
Per quanto riguarda il merchandising, invece, si ha la situazione in cui si utilizza il segno per prodotti affini destinati a soggetti diversi. Secondo l’interpretazione più accreditata della giurisprudenza, un marchio può essere contraffatto anche da chi lo utilizzi per un segno non identico ma affine e l’affinità, che ricorre nei prodotti per quanto diversi, nella percezione del pubblico potrebbe rappresentare uno sviluppo dell’attività dell’impresa.

Marchio di fatto (art. 12 C.P.I.)

Istituto antichissimo, segno solo usato per singoli prodotti/servizi ma non è registrato. Chi ha fatto uso di un marchio, fino a un certo momento, può continuare a utilizzarlo nell’ambito del pre-uso, laddove un altro soggetto registri lo stesso segno per i medesimi prodotti o affini. Se un marchio precedente era già usato ed era noto a livello nazionale, nessuna registrazione sarà valida, però se il pre-uso aveva portato il segno a una notorietà locale, un altro soggetto può registrare il marchio per gli stessi prodotti validamente, ma questa registrazione non elimina il marchio pre usato a livello locale che può continuare a essere usato nei limiti del pre-uso. Tra i diritti della proprietà industriale, rientra anche il marchio di fatto che l’ordinamento giuridico riconosce e tutela. È chiaro che, il marchio di fatto non è uguale al marchio registrato; non sono lo stesso segno, ma hanno la stessa funzione. Il marchio registrato ha una sua disciplina, che da rilevanza alle funzioni distintiva e attrattiva del segno; il marchio solo usato è un segno distintivo dei prodotti e come il marchio registrato può avere una disciplina simile. Al marchio di fatto si possono applicare soluzioni analoghe al marchio registrato, con riferimento a regole che sono principi generali dei segni distintivi oppure regole che discendono intrinsecamente dalla funzione distintiva che entrambi i segni assolvono. Il marchio di fatto ha anche accesso alla tutela prevista dal C.P.I. in caso di usurpazione del segno da parte di un altro soggetto. È controverso, invece, se il marchio di fatto possa puntare a una tutela della notorietà come i marchi celebri.

Marchio registrato

Il marchio, registrato o usato, è un istituto nazionale, che nasce con un confine nazionale. Esistono delle convenzioni internazionali che consentono ai titolari dei marchi, di registrare velocemente e con procedure comode i propri marchi presso tutti i paesi aderenti alla convenzione, e queste soluzioni creano una pluralità dei marchi. Questi marchi nazionali sono stati in contrasto con il principio fondante della CE che è il mercato unico: il titolare del marchio, dopo aver registrato il segno in Italia, e poi in Francia, Germania, Spagna, poteva vendere i propri prodotti nei diversi contesti nazionali, adottando strategie di prezzo diverse a seconda dei contesti. Il marchio nazionale consentiva di agire di contraffazione contro prodotti che erano stati messi in commercio all’estero con un marchio uguale a quello del titolare. La messa in commercio all’estero riguardava un altro segno distintivo, la legge nazionale riconosceva il marchio italiano. Se un soggetto importava un prodotto che era stato messo in commercio in Francia, a un prezzo più basso rispetto all’Italia perché in Francia c’era più concorrenza, un importatore poteva importare quel prodotto dalla Francia e fare un gioco di arbitraggio, ossia vendere lo stesso prodotto in Italia a un prezzo più basso ma, sfruttando la nazionalità del marchio, ci si può opporre facendo presente la contraffazione del marchio: questo non è marchio italiano, deve tornare in Francia. Questo gioco era usato dalle imprese che davano delle licenze per l’uso del segno all’estero, ma non permettevano che i prodotti messi in commercio all’estero venissero reimportati nei loro paesi, sfruttando i confini nazionali dei segni distintivi. Questa pratica delle imprese non è piaciuta alla CE, che ha agito attraverso una serie di iniziative per convincere gli stati membri a riconoscere un principio che sminuisse questa rilevanza dei confini nazionali: il principio di esaurimento comunitario. L’obiettivo di tale principio è quello di evitare che le imprese multinazionali suddividano il mercato europeo in tanti mercatini nazionali. In passato, le imprese italiane si opponevano all’importazione di prodotti marcati all’estero con segni distintivi riconosciuti dalla legge estera, e in questo modo impedivano gli arbitraggi che la CE vuole ottenere, che ci sia import – export da uno stato all’altro. Oggi, quindi, non ci si può opporre all’importazione di un prodotto che all’estero è stato messo in commercio su iniziativa del titolare o di un licenziatario. In materia di marchi, vale il principio di correzione, ossia se il prodotto è stato messo in commercio all’estero con il consenso del titolare, quest’ultimo può opporsi all’importazione del prodotto in Italia quando ci sono delle ragioni; questo correttivo è stato elaborato in riferimento all’ipotesi che il prodotto, nel giro della sua commercializzazione, arrivi in condizioni deteriori rispetto alla prima messa in commercio. Ciò serve ad evitare che, con questi giri, il prodotto continui ad essere venduto a condizioni che l’impresa non utilizzerebbe.

Marchio comunitario

La grande evoluzione riguarda il marchio comunitario; le imprese, anziché registrare tanti segni nazionali, possono fare un’unica registrazione che copra l’intero territorio europeo. Il vantaggio è che con un unico segno distintivo copro l’intero territorio dell’UE; segno che servirà alle imprese più grandi, che hanno una localizzazione multinazionale. Il marchio comunitario è una chance in più per l’imprese e l’UE si è giocata, cercando di dare un segno che abbia un qualcosa in più rispetto ai segni nazionali. Si tratta di un segno registrato (non si acquista con l’uso), disciplinato dal regolamento CE n. 207/2009. La registrazione di questo segno si effettua nell’ufficio UAMI che ha sede ad Alicante (Spagna), la cui domanda è possibile inoltrarla attraverso l’UIBM. Il marchio comunitario differisce da quello nazionale, non per la disciplina sostanziale che è già frutto di un’armonizzazione comunitaria, bensì dal procedimento e i rispettivi vantaggi. Tale marchio deve nuovo, originale e lecito, le facoltà in termini di uso esclusivo sono equivalenti a quelle del marchio nazionale (spalmate sul territorio dell’UE). Quando il marchio comunitario è girato, ci si difende dal Giudice nazionale; gli stati membri, infatti, hanno individuato dei giudici nazionali competenti alla difesa del marchio comunitario, che sono le sezioni specializzate nella tutela della proprietà industriale. Vantaggio del regolamento è quello di rivolgersi al Tribunale del paese dove è avvenuta la contraffazione. La registrazione del marchio comunitario, oltre al giudizio standard dei vari requisiti, implica la possibilità dei giudizi d’opposizione. L’UAMI ricerca i diritti anteriori, ossia verifica che non esistano marchi comunitari anteriori e, su richiesta dell’impresa, nazionali anteriori, che potrebbero precludere una valida registrazione. Se qualcuno ha da ridire su questo segno e presenta un giudizio d’opposizione, si può chiedere alla controparte di dimostrare che quel segno è di antica dimostrazione ed è usato. Il marchio comunitario ha una presunzione di validità ancora più forte di quello nazionale; l’azione di nullità contro il marchio comunitario deve essere spedita ad Alicante di fronte all’UAMI, invece non si può promuovere un’azione di nullità ex novo davanti al Tribunale nazionale. Se si agisce in contraffazione, l’ipotetico contraffattore può eccepire la nullità del segno in Italia durante il giudizio di contraffazione, e qui scatta il diritto di chiedere la prova dell’uso effettivo.
Il marchio collettivo (art. 11 C.P.I.) presuppone la registrazione e non è un segno distintivo individuale. È un marchio che non è usato dal titolare, che è un ente privato, certificatore della qualità, ma da imprenditori che s’impegnano a rispettare i regolamenti della produzione, conformi con la loro attività produttiva. È registrato da un’associazione di produttori, che ha l’obiettivo di garantire che i prodotti che hanno quel determinato marchio corrispondono a certe caratteristiche, in termini di origine geografica, qualità e natura del prodotto. Caratteristiche descritte dettagliatamente nella disciplina di produzione (il C.P.I. chiama regolamento della produzione), che chi vuole ottenere il segno deve allegare alla domanda di registrazione. Sono segni che attestano che, i prodotti che li portano si uniformano alla disciplina di produzione che corrisponde a quel determinato segno. Questi marchi possono avere una denominazione geografica, ma non si devono confondere con segni pubblici, di origine protetta.   
  
di Valerio Morelli
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