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Capitolo 3
Valorizzare la conoscenza aziendale attraverso il
licensing
3.1 Effetti del Licensing e il mercato delle tecnologie
La proliferazione dei mercati per le tecnologie e idee negli ultimi 20 anni ha
sviluppato percorsi disponibili alle imprese legati allo sfruttamento della
proprietà intellettuale e dei brevetti per scambiare le proprie conoscenze nel
mercato (Arora e Gambardella 2010). Alcuni di questi sono perseguibili
attraverso il contratto di licenza, e si manifestano soprattutto nei settori
tecnologico e chimico. Attraverso l’impalcatura contrattuale infatti ciò che le
imprese si scambiano è di fatto l’informazione protetta dal brevetto e quindi la
conoscenza tecnologica di cui sono titolari, elementi che in questi due
particolari settori possono fare la differenza in termini di innovazione, qualità
e quindi vantaggio competitivo. È evidente tuttavia come la conoscenza e
l’innovazione possano originare da svariate fonti dalle quali le imprese
possono attingere. Le imprese prima ancora di approcciarsi al mercato
tecnologico possono decidere di sviluppare un proprio centro di ricerca e
sviluppo cercando di creare le risorse e le conoscenze di cui necessitano al
proprio interno. Per ottenere conoscenza però si può anche percorrere la via
della fusione e acquisizione di altre imprese o indirettamente arrivare a
possedere quote di partecipazioni rilevanti o in imprese specializzate o in centri
di ricerca. Altre volte invece l’impresa può ricorrere al mercato per acquistare
la titolarità dei brevetti o la possibilità di utilizzarne l’informazione per un
periodo di tempo. Un rilevante flusso di conoscenza, inoltre, come vedremo
più avanti, proviene indubbiamente anche dalle Università e dai centri di
ricerca, basti pensare ad esempio alla storia di Google i cui primi passi
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poggiano su un progetto di tesi universitaria, poi trasformato in realtà.
L’impresa, si troverà quindi, nella sua corsa verso la competitività, di fronte ad
una scelta di Make or Buy
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di sviluppare o acquistare conoscenza e
competenze. Nel nostro caso opterà inevitabilmente per la seconda opzione. È
bene sottolineare però come nel breve periodo solitamente un’impresa cerca di
non ricorrere alla scelta del buy, se lo fa, in parte potrebbe essere perché si
trova in una situazione di necessità o di arresto dello sviluppo dovuto per
ragioni interne o per motivi di mercato o perché semplicemente è stata da poco
costituita. Al contrario, nel lungo periodo la predisposizione a ricorrervi
aumenta, soprattutto per stimolare possibili cambi di direzione e per sviluppare
nuovi rapporti con altre organizzazioni. Generalmente quindi l’impresa
presente da più tempo nel mercato è maggiormente propensa ad integrare alle
proprie conoscenze interne ulteriori conoscenze esterne, appartenenti a terzi,
probabilmente per espandersi in un nuovo mercato dei prodotti o comunque in
qualcosa che non sia attinente al suo core business. Queste attività abbiamo
visto che possono essere realizzate per mezzo della proprietà intellettuale e in
particolare tramite il trasferimento dei diritti in essa contenuti. La proprietà
intellettuale ha infatti una natura conduttiva e per il tramite del contratto di
licenza permette ai suoi titolari (nel nostro caso le imprese) di raggiungere
obiettivi diversi. In questo caso le imprese sfruttano i diritti di proprietà
intellettuale, e in particolare i brevetti, attraverso il c.d. licensing.
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Questa
scelta che rientra tra quelle brevettuali ha un fondamento strategico e in
particolare rientra in una strategia di scambio, attraverso cui le imprese
interagiscono per il mezzo del contratto di licenza scambiandosi l’accesso alle
informazioni codificate interne al brevetto, in altre parole, scambiandosi le
proprie conoscenze. Nel licensing l’attività di concedere una proprietà
industriale o intellettuale viene definita licensing-out e il soggetto licenziante
licensor, mentre l’attività rivolta all’acquisto è definita licensing-in e viene
svolta dal licensee. Al contrario quando lo scambio di conoscenza avviene in
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MatSup, “IL MAKE OR BUY”, 2010 Consultabile al seguento indirizzo:
http://my.liuc.it/MatSup/2010/Y90011/10.%20Make%20or%20buy,%20la%20metodologia%20-
%20A.A.%202010-2011.pdf
154
Gregory, Battersby, Danny, Simon: “Il manuale del licensing per licensor e licensee. Le regole
fondamentali per massimizzare i profitti.” Franco Angeli 2013.
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modo reciproco e non contro un corrispettivo, licensor e licensee si impegnano
in un rapporto di cross licensing
155
. da cui appunto può derivare lo sfruttamento
congiunto di brevetti relativi ad esempio alla stessa tecnologia. È evidente
come ognuna delle imprese nel vestire i panni di una piuttosto che dell’altra
parte, persegue interessi diversi ed è spinta da motivazioni che variano in
misura del suo interesse. Infatti se da un lato il licensor è colui che ha preso la
decisione di non sviluppare la propria conoscenza sino agli ultimi stadi
produttivi e di vendita e di sfruttarla invece concedendone l’accesso e l’utilizzo
a terzi; il licensee è colui che, spinto dalla necessità di accrescere la propria
conoscenza, ha deciso di ricorrere a vie esterne per acquisirla. In tale contesto
si sviluppa l’interesse al licensing, come strumento in grado di produrre una
molteplicità di effetti diversi se adottato dalle imprese a livello strategico.
La strategia di licensing applicata in particolare ai brevetti per invenzione,
come accennato, è maggiormente adottata nei settori tecnologici, essendo il
brevetto uno strumento a protezione della conoscenza tecnica e considerata
l’importanza di questa conoscenza per ottenere il vantaggio competitivo
all’interno del mercato. Ciò detto, gli effetti prodotti dal licensing o in
particolare dal technology licensing possono essere diversi. Per prima cosa
aumenta la diffusione della tecnologia, attraverso una condivisione della
conoscenza brevettuale, facilita infatti lo sfruttamento della tecnologia in larga
scala più di quanto potrebbe avvenire da parte di un singolo titolare del
brevetto. Permette la commercializzazione della tecnologia attraverso diversi
settori industriali, in diverse aree geografiche, in paesi e regioni dove i titolari
non operano. Facilita la specializzazione e la divisione dei compiti tra le
imprese e previene la duplicazione di R&S nell’economia. Inoltre, concedere
o acquistare in licenza significa attribuire al brevetto e ad una conoscenza
tecnologica un valore economico che solitamente si rispecchia nel valore delle
royalties. Più questa tecnologia viene concessa, più viene diffusa sul mercato
e più le imprese vi faranno ricorso, per questo un effetto del licensing può
essere anche quello di aumentare il valore delle invenzioni. Al contrario altro
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Ipotesi a cui le imprese tipicamente ricorrono per la produzione dell’effetto Freedom to operate
presentato nel paragrafo precedente.
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principale effetto è poi quello di aumentare inevitabilmente la competizione
(Shepard 1987), soprattutto di quelle imprese che operano a valle della filiera
produttiva, riducendo le barriere all’entrata relative a (costi) R&S e stimolando
la domanda nel mercato.
In particolare, dunque, quando un’impresa titolare del brevetto decide di
intraprendere una strategia basata sulla concessione dell’accesso alla propria
conoscenza di cui è titolare, persegue una strategia di licensing out, e
solitamente ciò avviene con l’obiettivo di ricavare flussi di denaro dovuti dalle
royalties, ma anche per ottenere un freedome to operate, subordinando
implicitamente o esplicitamente alla propria concessione una richiesta di
accesso ad altra conoscenza. Una scelta di licensing out può poi essere adottata
per comprendere come la propria tecnologia risponde al mercato,
monitorandone e osservandone l’utilizzo esercitato dai suoi licenziatari,
oppure imporre una leadership nel mercato e incrementare la propria
reputazione.
Altre imprese poi possono soffrire di quella che Miller e Chen (1996)
chiamano simplicity, definita come la tendenza a concentrarsi intensivamente
su poche ma particolari attività. Nelle attività di ricerca e sviluppo, ad esempio,
le imprese è bene che non si focalizzino solo su un singolo centro di attività
inventive ma che provino a diversificare le proprie ricerche e conoscenze
(Miller e chen 1996). Molto spesso quindi, anche se essenziale, la
specializzazione ha l’effetto di intensificare solamente una singola o poche
direzioni tecnologiche. Inoltre lo sviluppo di nuovi prodotti non deve
realizzarsi solo attraverso la creazione di conoscenze inventive ma deve essere
anche integrato dallo sviluppo di competenze che permettano alle imprese di
rinnovarsi ulteriormente anche in autonomia (Daneels, 2002). Il licensing-in o
quando applicato ad una tecnologia brevettata, technology licensing-in a livello
strategico può essere adottato dalle imprese per spostarsi verso un diverso
percorso tecnologico oppure per consolidare quello esistente. In particolare
può essere utile a ridurre la distanza tra le imprese in via di sviluppo come start
up o le imprese appartenenti a realtà economiche in via di sviluppo e quelle
imprese invece con importanti centri R&S presenti in territori sviluppati, con
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un alto livello di conoscenza. Tradizionalmente infatti viene visto come una
possibile strategia assunta dalle imprese per ottenere un rapido accesso a
tecnologie già mature, riducendo l’esposizione finanziaria delle imprese e il
c.d. time-to-market (Atuahene-Gima 1993; Chatterji 1996; Roberts and Berry
1985). Il licenziatario si apre infatti a canali d’informazione nella titolarità di
altri soggetti (licenzianti) i quali a loro volta forniscono delle conoscenze ma
anche altrettante competenze che gli permettono di sviluppare ulteriormente le
proprie invenzioni in un arco temporale molto breve, rispetto a quello che
probabilmente spenderebbe per crearle da solo. In questo caso sono
fondamentali le specifiche clausole di assistenza tecnica inseribili nel contratto
di licenza con cui il licenziante si impegna ad assistere il licenziatario sotto
forma di documentazione, dati ed esperienza e in modo che quest’ultimo riesca
ad assimilare ed integrare la conoscenza acquisita (Leone 2016). Il licensing
infatti stimola una absorptive capacity (e.g. Cohen e Levinthal 1990) che
secondo la concezione di Zahra e George (2002) è la capacità di acquisire,
assimilare, trasformare e sfruttare le conoscenze esterne. In una prospettiva
Open Innovation il licensing-in permette di raggiungere un livello di
competitività innovativa che altre strategie faticano ad ottenere nello stesso
arco temporale, ma non solo. Acquistando ed integrando conoscenza esterna
con quella interna l’impresa non guadagna solo nel breve periodo ma sviluppa
inevitabilmente proprie competenze e capacità per creare in futuro nuova
conoscenza. Acquistando l’accesso alla conoscenza l’impresa può ottenere
valore aggiunto anche in una prospettiva di lungo periodo. Per questo il
licensing-in è considerato come uno dei processi a sostengo dello sviluppo
dell’innovazione.
3.2 La rilevanza dello strumento contrattuale per la riduzione
dei rischi
Fare attenzione a definire in modo ottimale i rapporti di scambio dei diritti di
proprietà intellettuale presuppone una buona capacità di far fronte all’elevato
grado di incertezza che può caratterizzare le scelte attorno a quest’attività. Se
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e come proteggere un trovato, se estendere o meno la tutela, con quali modalità,
se difendere o propendere ad un approccio offensivo (Lanjouw e Schankerman
2004, 47) e poi in fase di sfruttamento se vendere, licenziare o abbandonare.
Sono tutte attività che prevedono un livello di rischio
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ad esempio: che un
certo evento non si verifichi; che la specifica rivendicazione non venga
concessa; che sorga un contenzioso; che le trattative possano fallire; che la
tecnologia venga superata; o che uno standard non venga riconosciuto. Si tratta
di situazioni di incertezza che incidono sia sul trasferimento sia sul valore della
proprietà intellettuale (Moro Visconti 2007).
Altri rischi attengono poi al rapporto che può instaurarsi tra diversi soggetti e
sono sicuramente legati, ad esempio, all’asimmetria informativa, ravvisabile
nella difficoltà di riconoscere le opportunità economiche per via della scarsa
trasparenza che inevitabilmente caratterizza imprese diverse. In questo senso,
molto importante sono le ricerche brevettuali per il monitoraggio
dell’evoluzione tecnologica e per individuare nuovi partner, attività infatti
negli ultimi anni implementate ed agevolate dai vari players istituzionali e
privati descritti nel primo capitolo.
Per contro, altri rischi attengono al monitoraggio ex post delle attività
realizzate da partner o controparti, al fine di limitare eventuali comportamenti
opportunistici o che questi alterino la qualità del prodotto licenziato, o i valori
che l’impresa licenziante attribuisce ai propri prodotti.
Nella fase di sfruttamento della proprietà intellettuale la scelta di vendere un
brevetto rispetto a quella di concederlo in licenza è sicuramente più rapida e
meno rischiosa ma segna la definitiva perdita della titolarità. Tuttavia
concedere o acquistare in licenza un brevetto presenta una serie di rischi a
carico del licenziante, ad esempio, legati al mantenimento, da parte del
156
In particolare, in una prima fase di realizzazione, sono tre i rischi che sono stati riconosciuti sorgere
lungo la catena di produzione del valore (Pietrabissa e Conti 2005, 438). Il primo, tecnologico,
sintetizzato dall’incertezza che discende da una domanda sulla tecnologia: funzionerà? Quanto costerà
realizzarlo? Il secondo merceologico, di solito prevede quantomeno una soluzione del precedente e
pertanto come sua conseguenza deriva dall’incertezza dell’esistenza di un mercato relativo al prodotto
realizzato, rispondendo così alle più generiche domande: si venderà? In quanto tempo? Il terzo è poi il
dubbio legato alla sua protezione: sarà copiata o elusa?
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licenziatario, della qualità del prodotto ottenuto attraverso la conoscenza
acquista, in altri termini al rispetto degli standard e dei processi di produzione.
O al contrario il rischio per il licenziatario è che potrebbe anche causare lesioni
o danni derivanti da un prodotto in licenza difettoso.
Quindi licenziante e licenziatario possono essere alternativamente responsabili
per ogni difetto di produzione o per l’inadeguatezza dei controlli di qualità. Un
rischio più frequente è poi quello legato alla possibile nascita di un competitor
o comunque alla riduzione di efficacia della barriera all’entrata realizzata dal
brevetto: concedendo infatti un brevetto e quindi la conoscenza di una
tecnologia posseduta si riduce il proprio vantaggio competitivo sugli altri
operatori del mercato. Rischi che variano poi a seconda del tipo di conoscenza
brevettata, del settore di riferimento o dell’importanza della specifica
informazione per la composizione di un prodotto.
S. Moreira et al, in un articolo pubblicato sulla rivista Industrial and Corporate
Change, 2018, 1-20 individuano tra gli effetti negativi del licensing la perdita
di market share (quote o potere di mercato) e una riduzione del costo marginale
di una tecnologia, causata appunto da un incremento della competizione nel
mercato (Arora e Fosfuri 2003).
Concedendo in licenza l’accesso ad una conoscenza sia questa tecnologica o
altro, infatti, da un lato si può creare la nascita di un nuovo competitor che
prima non aveva strumenti a sufficienza per entrare nel mercato, e di
conseguenza ridurre il potenziale vantaggio competitivo conferito dal diritto di
privativa del brevetto (Laursen et al, 2017). Dall’altro un maggiore accesso ad
una conoscenza può comportare anche una svalutazione della stessa dovuta
proprio ad un incremento dell’offerta.
Di fatto però emerge la tendenza delle imprese a licenziare le proprie idee e
conoscenze tecnologiche proprio ai loro competitors. Per esempio, Samsung
licenzia la sua tecnologia TFT-LCD a Chimei e Viewsonic, stipula nel 2014
un license agreement con Google per l’accesso reciproco ai propri portafogli
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brevetti per la durata di 10 anni
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Entra inoltre in un programma c.d. PAX
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cui con Google, LG, HTC, Foxconn, HMD Global, Coolpad, BQ and Allview
liberalizza tra i suoi membri l’accesso a 230.000 brevetti. Philips ha un
programma di licensing-out delle proprie tecnologie e in particolare dei
moderni sistemi di illuminazione c.d. Led-based luminaires aperto ad ogni
operatore del mercato delle tecnologie.
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Ciò dipende in parte dalle differenze
nella tecnologia che creano le ragioni per il licensing e dalla posizione che le
imprese hanno nel mercato, ma altre volte da fattori diversi. Infine il licensing
può anche avere effetti anticoncorrenziali a danno del consumatore, riguardo a
possibili distorsioni collusive della concorrenza dovuto ad un rapporto di
complicità con le imprese operanti nello stesso mercato.
Nel decidere sulla convenienza o meno nel procedere al trasferimento è bene
quindi che l’impresa non tenga conto solo degli aspetti di redditività
immediata, ma anche dei rischi connessi a possibili effetti indesiderati, anche
di medio e lungo termine.
Ponendo ad esempio il caso di due imprese appartenenti a contesti geografici
diversi è comunque possibile che l’impresa licenziataria disponga di sufficienti
capacità produttive e commerciali per riuscire a vendere i propri prodotti anche
sui mercati di interesse dell’impresa licenziante, sottraendole quote di fatturato
e di utile. Per questo motivo è bene che prima di concedere una tecnologia
l’impresa concedente valuti attentamente i rischi di una potenziale concorrenza
della controparte e, sempre che la legge applicabile lo consenta, la possibilità
di limitare tale concorrenza mediante apposite pattuizioni contrattuali come ad
esempio un divieto di fabbricazione fuori territorio, divieti di esportazione dal
territorio ad altri.
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Samsung Global Patent license agreement https://news.samsung.com/global/samsung-and-google-
sign-global-patent-license-agreement
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https://www.sammobile.com/2017/04/04/samsung-inks-android-patent-licensing-agreements-with-
google-lg-and-htc/ (2) https://www.blog.google/outreach-initiatives/public-policy/introducing-pax-
android-networked-cross-license-agreement/ (3) https://paxlicense.org/
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Philips Official Site http://www.ip.philips.com/licensing/program/100/led-based-luminaires-and-
retrofit-bulbs
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Se in parte attraverso i contratti di licenza le imprese con maggiore potere
negoziale riescono a limitare i rischi, dall’altra è molto complesso specificare
ex ante tutta la conoscenza che verrà inclusa nell’accordo è per questo che i
contratti di trasferimento tecnologico sono stati definiti come incompleti per
natura (Aghion e Tirole 1994). Infatti spesso comprendono il trasferimento di
una conoscenza anche “tacita” (Lowe 2006, Conti et al. 2013) e l’incertezza
della traiettoria tecnologica rende difficile specificare lo scopo di protezione
dell’innovazione derivante dal trasferimento di conoscenza (Choi, 2002;
Laursen et al. 2017).
Quindi se l’impresa è sicura di non incorrere in un alto rischio di creare un
concorrente può concedere in licenza la propria tecnologia anche con
l’obiettivo di farne aumentare la diffusione e quindi la dipendenza da parte
degli operatori del mercato, che inevitabilmente saranno portati a richiedere in
licenza tale tecnologia.
Ad ogni modo, siccome lo scambio o la relazione che si pensa di instaurare
con un potenziale utilizzatore, sia esso licenziatario o altro, è intrinsecamente
un rapporto complesso e di durata, l’abilità risiede nel disegnare un
regolamento di interessi capace di assorbire la dinamica del rischio e di dare
risposta ai vari possibili eventi anche predisponendo adeguate condizioni
contrattuali (Oehler 2006, 58).
Attraverso questa capacità emerge ancora una volta la dimensione gestionale
del diritto posto che nella realtà fattuale l’innovazione avviene principalmente
per vie collaborative e che lo strumento per la regolazione delle relazioni e dei
rapporti di tipo negoziale, per antonomasia è il contratto, “non è possibile
essere strategici senza conoscere le potenzialità, i limiti e le opportunità degli
strumenti giuridici” (Granieri 2010). Per ultimo ricordiamo che il diritto di
proprietà intellettuale necessita di una lunga e delicata fase di negoziazione fra
le parti. Negoziazione che si traduce in un testo contrattuale che dovrebbe
rispecchiare le esigenze del caso concreto. Una fase in cui è importante per
ciascuna delle parti ottenere delle condizioni favorevoli, che ovviamente
rispondono agli obiettivi che l’impresa si prefigge di voler raggiungere. La
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licenza di brevetto è quindi un contratto win-win, nel quale è importante che
ciascuna delle parti possa trarre un vantaggio.
3.3 Funzione commerciale delle clausole contrattuali
Un accordo di licenza riflette certi concetti fondamentali alla definizione di
una strategia. Come accennato, è il risultato di una strategia commerciale ed è
un rapporto commerciale. Licenziante e licenziatario devono valutare con cura
se l’ingresso in uno o più accordi di licenza è compatibile o meno con il
business model della società, se i ricavi attesi sarebbero sufficienti a
giustificare i costi e se i termini finanziari hanno senso per entrambe le parti.
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Ebbene legandoci a ciò che è stato detto nei paragrafi precedenti, la versatilità
del brevetto inteso come bene economico indipendente è speculare alla
versatilità dello strumento attraverso cui viene trasferito. Questo strumento
contrattuale ha evidentemente una funzione commerciale e l’oggetto
dell’accordo su cui si realizza tale funzione è appunto il brevetto. In un contesto
economico manageriale infatti attraverso questo strumento contrattuale è
possibile dare attuazione ad una più generale strategia di licensing e tutto ciò
che da essa deriva. Questa strategia realizzata attraverso un c.d. licensing
agreement sarà influenzata dalle clausole contrattuali con cui verrà
regolamentato il rapporto e dagli obiettivi di business che l’impresa intende
perseguire. Ogni accordo di licenza è infatti unico e, lo ripetiamo, riflette i
particolari bisogni ed aspettative del licenziante e del licenziatario. È pertanto
realizzabile un’infinita varietà di accordi, limitata soltanto dai bisogni delle
parti e dai parametri delle leggi e dei regolamenti pertinenti, ciò che per l’Italia
è stato descritto nel primo capitolo. Comunque, certi aspetti sono fondamentali
per il successo di un accordo e rimangono in comune alla maggior parte degli
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Molti accordi di licenza ad esempio coinvolgono una combinazione di uno o più tipi di diritti di
proprietà intellettuale. Per esempio, una licenza di diritti di brevetto supportata dal know-how produttivo
è spesso chiamata “accordo di licenza di brevetto e di know-how”.
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